브랜드 사업에서 상표가 유효하게 등록되어 독점적인 무형의 재산권으로 작동하려면 기본적으로 고유한 ‘식별력(특별현저성)’이라는 것이 있어야 한다. 상표 혹은 브랜드를 사용하고 있는 근본적인 이유는 자신과 회사가 만들어 유통하는 상품 출처(Origin source)나 각종 서비스를 경쟁사와 확실히 구별해 운영하기 위함이기 때문이다.
이처럼 상표나 브랜드의 존재 목적과 기능은 식별표지인 까닭에 자기의 상품과 다른 상품을 구별하게 할 수 있는 힘, 즉 ‘식별력’을 적어도 국가별로 유효한 효력을 갖출 준비를 해야 한다. 그렇다면 이 중요한 식별력은 어떻게 판단하고 구성되는 것일까? 

아마도 브랜드사업을 전개하는 종사자들이나 이제 사업을 막 시작하려는 젊은 창작자들이 가장 어려운 부분이 브랜드 겸 독점적 상표권을 만드는 일(흔히 ‘네이밍작업’이라 한다)이라고 입을 모은다. 

우선 이러한 식별력의 판단은 1차적으로 상표구성상 그 상표를 읽고 부르는 ‘호칭’, 상표가 시각적으로 가지고 있는 모양과 형상 일체를 뜻하는 ‘외관’, 그리고 마지막으로 그 상표가 가진 뜻과 의미, 즉 정신적 요소에 해당하는 ‘관념’에 의해 객관적으로 판단할 수 있다. 

최근 특허청의 상표권 등록 실무기준 차원에서는 이런 식별력의 객관적 3요소 중에서 ‘호칭’에 대한 중요성을 가장 높고 비중 있게 식별력의 판단 근거(혹은 기존상표권과의 동일유사여부 판단 등에도 우선 고려된다)로 삼고 있다.

우리가 네이밍을 할 때 주목하고 반드시 알아야 할 부분이기도 하다. 이 밖에도 상표의 식별력 유무와 정도는 객관적 구성뿐만 아니라 상표의 사용실적, 거래실정, 당해상품 혹은 서비스와의 관계 등을 종합적으로 고려해야 한다. 

어떤 면에서 우리 사회의 다양한 변화와 발전 등과 함께 끊임없이 움직이는 그야말로 생물과 같은 동적인 개념으로 상표의 식별력 개념을 이해하면 더 쉬울 것이다.

동적 개념의 식별력

국내의 상표법상(제6조) 등록될 수 없는 상표로 ‘보통명칭상표’ ‘관용상표’ ‘기술적 표장’ ‘현전한 지리적 명칭’ ‘흔히 있는 성 또는 명칭’ ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표’, ‘기타 단순한 기호와 무늬 같은 식별력이 없는 표장’ 등이 있다. 누군가 자신의 브랜드를 만들려고 한다면 적어도 이런 경우에는 해당되지 않아야 한다. 필자가 상표권 등록과 관련해 상담하거나 컨설팅해준 많은 브랜드와 패션 디자이너들은 하나 같이 위와 같은 단순한 기준과 실무이론 조차도 이해하지 못하는 현실을 목도했다. 아무 생각 없이 임의로 만들어 수년간 사용하고 있던 브랜드 상표권으로 등록도 한번 해보지 못하고 폐기하거나 사장시키고 있는 실정인 것이다. 

무지한 상표권 지식

얼마 전 잘 알려진 패션디자이너가 상표를 출원했다가 특허청으로부터 ‘간단하고 흔히 있는 포장만으로 된 상표’에 해당돼 등록해줄 수 없다는 등록거절 통지를 받았다. 심각한 얼굴로 필자를 찾아와 이 상표를 꼭 쓰고 싶은데 등록하고 상표권을 살려보려면 어떻게 하는 것이 좋은지를 상담 받으러 왔던 일이 문득 생각난다. 

그가 자신의 상품에 사용하고자 등록을 시도했던 상표의 시안을 필자가 처음 보는 순간, 이것은 처음부터 ‘등록 거절’이라는 결과가 예측될 정도로 너무도 단순한 상표임이 한눈에 들어왔다. 쉽게 말해서 단순한 고딕체 영어 알파벳 한 글자를 독점적 상표로 쓰려고 했던 것이다. 

그의 무모하리만큼 무지한 용기와 그것을 대리해준 소위 변리사라는 무책임한 사람의 상표관련 이해의 정도와 전문성 수준에 강한 의구심과 쓴웃음이 나올 정도였다. 이런 현상은 지금 국내의 패션업계 또는 브랜드 업계에서 일상처럼 매일매일 일어나고 있는 웃지 못할 슬픈 일이고, 상표권 인식에 대한 현 주소라는 사실이 그저 안타까울 따름이다. 

어려운 패션브랜드 네이밍

사실 해외의 ‘루이비통’ ‘샤넬’ ‘구찌’ 등 고가의 유명상표나 글로벌 브랜드들은 임의로 브랜드를 만든 것이기 보다 그저 단순한 패션디자이너나 패션사업가문의 이름을 딴 인명 혹은 가문을 뜻하는 상표인 경우가 많다. 그리고 동물과 식물 어떤 사물을 일컫는 말과 일반적인 단어로만 이루어진 것들도 적지 않다.

이처럼 우리가 고가 명품브랜드라고 하는 것들은 대부분 오랜 세월 활동해온 패션디자이너 이름을 뜻하는 단어들인 경우가 많은데 우리나라에서도 ‘앙드레김’과 같은 사람 이름만을 상표로 사용하고 있는 브랜드도 적지 않다. 

패션부분에서 식별력을 갖춘 네이밍 작업이란 결코 쉽고 만만한 일이 아님을 우리는 모두 인식해야 할 것이다. 특히 우리나라에서는 식별력을 갖췄지만 중국을 비롯한 다른 나라에서는 다른 의미로 쓰이거나 식별력을 인정받지 못하는 경우도 많이 발생하고 있는 실정이다. 

상황이 이렇다 보니 국내의 경우 우리 상표법 제6조2항에서는 소위 식별력 없는 상표를 오랜 기간 특정인이 독점적으로 사용한 결과 수요자 간에 2차적 의미(Secondary Meaning)를 획득한 경우에 상표의 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보아 상표권을 예외적으로 인정해 등록해주는 특수한제도가 있다. 

이에 해당되려면 첫째 상표 출원 전 독점적, 계속적 사용을 하였을 것, 둘째 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품인가 현저하게 인식되었을 것, 셋째 실제로 사용한 상표와 상품 영역에 대한 출원일 것 등의 조건이 따른다. 

우리가 잘 알고 있는 국내 패션브랜드들 중에서도 ‘K2’ ‘슈페리어’ ‘발렌시아’ 등 도 상표법상 기준으로는 식별력이 없어 처음부터 등록될 수 없는 상표였지만 오랜 기간 사업을 통하여 식별력을 획득했다. 이러한 사용에 의해 식별력을 취득해 독점 배타적인 상표권이 된 경우에 해당이 되는 상표들인 것이다. 

식별력의 사후 획득

따라서 굳이 그 상표의 사용을 고집한다면 원칙적으로는 식별력이 없거나 약해서 등록이 어렵더라도 오랜 시간 많은 광고비 지출과 사업수행 등을 통해서 식별력을 사후적으로 획득하는 방법도 있음을 꼭 알아 두어야 할 것이다.  

한편 우리 상표법이 식별력을 상표권 등록의 적극적 요건으로 규정하고 있고 실무에서 적극 적용해 나가는 것은 사실이지만 제7조에서는 출원상표가 제6조의 등록요건을 모두 갖춘 경우라도 공익상의 필요와 사익과의 조정 등의 견지에서 입법정책상 상표의 부 등록요건을 여러 형태로 규정하고 있다. 

브랜드사업에서 상표는 물과 공기와 같은 존재로 통한다. 반드시 갖추어야 하는 기업적 사업적 요소이기에 유효한 상표를 갖고 싶다면 반드시 위의 내용들을 인식하고 참고하여 ‘식별력’있는 상표를 만들고 자신만의 브랜드로 가꾸고 발전시켜 나가는 현명함을 키워야 할 것이다.
출처: 패션포스트(www.fpost.co.kr)

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필자 소개 
이재길 대표
現) (사)브랜드마케팅협회 수석부회장
現) (주)엘티씨앤엠 대표
前) 세무법인 다현 전무
前) 신한대학교 특허법률학과 겸임교수(법학박사)